域名：“英国电信”诉 “百万分之一”（一九九九年） 高等法院上诉法庭 大法官法庭 基本判决： 一、我证明这份文件包含我所作的判决，无需其他记录。 一九九七年十一月二十八日 结论： 一、对于那些对因特网进行商业利用或者可能从事类似活动的人来说，该纠纷案件具有
域名：“英国电信”诉 “百万分之一”（一九九九年）
高等法院上诉法庭
大法官法庭
基本判决：
一、我证明这份文件包含我所作的判决，无需其他记录。
一九九七年十一月二十八日
结论：
一、对于那些对因特网进行商业利用或者可能从事类似活动的人来说，该纠纷案件具有某种重要意义。摆在我面前的是对五个诉讼案件进行即决裁判的申请。在每一个案件中，原告都是知名的大公司。它们都有着良好的信誉及有价值的注册商标。大多数商标都包含公司的名字。
二、目前，网络越来越多地被商业机构用于推介自己并推销他们的产品。在有些情况下，商业机构既利用网络推销产品，也利用网络来收购其所需物品。为了达到上述目的，商业机构需要一个域名来命名它们所使用的计算机。域名通常由一些用点隔开的字母数字群组成。第一个字母数字群通常包括相关公司、相关品牌或者相关商标的名字，接下来的字母数字群通常是一个“顶级”名称，表明该商业机构的性质或所在地理位置。例如，“MARKS & SPENCER” 有好几个域名，其中包括MARKS-AND-SPENCER. CO.UK, MARKS-AND-SPENCER. COM以及STMICHAEL.COM. 第一个域名可以使公司获得一个电子邮箱地址，比如johnsmith@marks-and-spencer.co.uk，也可以使公司建立一个网络页面，即http://www.marks-and-spencer.co.uk.而后缀co.uk则表示这是一家英国公司。其它后缀也有一些通用的含义。比如：
.com代表国际商业机构；
.edu代表教育机构；
.gov代表政府机关；
.org代表各种各样的组织。
三、对于上述后缀是否应仅限于非赢利性机构存在争论，但这一争论不影响对有关案件的审理。
四、目前，因特网上的活动几乎完全依据惯例来进行管理，没有一个权威机构可以对这类活动进行规范。然而，许多机构提供域名注册服务。美国弗吉尼亚州的“网络答案”有限公司是公认的负责分配带“com”和 “edu”后缀的域名的机构。在英国，有一家名为“Nominet UK”的公司专门负责注册以“uk”为后缀的域名，在“uk”之前还可以加上“co”“org”“gov”或者“edu”等等。
五、在上述五个诉讼案件中，第一被告方都是“百万分之一有限公司”，而第二、第三被告方则分别是里查德康威先生和朱利安尼尼可森先生。这是因为他们二人都是“百万分之一有限公司”的董事，共同拥有和管理该公司并对公司的活动负责。此外，康威还以全球媒体传播公司的名义从事个人商业活动，而尼可森先生则以朱尼克公司的名义从事个人商业活动。在上述五个诉讼案中，除了英国电信一案外，“全球媒体传播公司” 和“朱尼克公司”均被增补为第四和第五被告。
六、百万分之一有限公司、 全球媒体传播公司和朱尼克公司都是因特网域名注册商。他们通过“网络答案”以及Nominet等公司注册域名，再将域名出售给用户，事实上与域名注册公司的代理商所从事的业务十分相似。这些特定的域名经销商专门注册那些包含知名企业或者其它公司的名字或商标的域名，但并没有得到这些公司的允许。这些被偷偷注册的域名常涉及以下公司：
七、“百万分之一有限公司”注册的有：
Ladbrokes.com
Burger-king.com
Waitrose.com
Cadburys.com
Spice-girls.net
Sainsburys.com
j-sainsbury.com
marksandspencer.com
macdonalds.com
buckinghampalace.org
cellnet.net
marconi.com
八、全球媒体传播公司注册的有：
virgin.org
spicegirls.com
orange.net
leedsunited.com
itn.org
marksandspencer.co.uk
九、朱尼克公司注册的有：
Spicegirls.org
十、被告表示，这其中的一些域名，无论其真正含义是什么，都是他们“个人收藏”的一部分。与此同时，他们也承认所有这些名字或者是市场上已经存在的商标，或者是即将上市的品牌。例如，一九九六年九月进行的一项调查研究发现，在全球媒体传播的网站上有这样一条通知：
全球媒体传播的其它网址：
其中许多可供出租或者出售
britishtelecom.co.uk
britishtelecom.net
macdonalds.co.uk
burgerking.co.uk
marksandspencer.co.uk
tandy.co.uk
tandy.net
nokia.co.uk
motorola.co.uk
sundaytimes.co.uk
thetimes.co.uk
bskyb.net
personalnumber.co.uk
0700.net
globalmedia.co.uk
十一、除了一个由于管理失误而引发的案例以外，我负责审理的案件涉及的域名没有一个被当作网址在实际使用。它们仅仅是被告申请注册的、可以被用来作为网址的一些域名。对于一个网络域名的经销商而言，原则上讲，域名只有四个用途。第一，也是最明显的一个用途就是将其出售给该域名所涉及的企业。为了避免包含其公司或商标名称的域名被别人利用而引起不必要的麻烦，该公司可能会出高价来购买有关域名。第二、域名也可以卖给与其内容毫不相关的第三方，再由第三方高价出售给相关公司，或者用作诈骗目的。第三、域名也可能卖给那些对其有特别兴趣或其名字包含在域名中的个人或者机构。例如，可以卖给一个名为John Sainsbury的法官或者英国处女岛的政府，以供其使用。第四、经销商也有可能自己保留域名既不使用也不出售，这样做的目的仅仅是防止其他人将有关名称作为注册域名来使用，包括那些其名称或商标被包含在域名中的公司或机构。
十二、康威先生在注册了burgerking.co.uk的域名后，写给著名的连锁快餐企业Burger King的信中清楚地说明了前三种可能的用途。Burger King公司已经把自己的域名注册为burger-king.co.uk“，与上述域名只有一个连字符之差。康威先生在信中写道：
“让我们继续今天晚上早些时候进行的电话交谈，我承认我拥有burgerking.co.uk这个域名。
我愿意以两万五千英镑的价格出售这个域名。
关于你提到的问题，即如果你决定不购买这个域名，我们打算怎么办？如果那样的话，我们会将这个域名出售给任何对它感兴趣的人。
我敢肯定，你很清楚因特网是一个飞速发展的媒体。使用一个以上单词注册公司域名的习惯作法是单词之间不用连字符。尽管你现在已经有了burger-king.co.uk这个域名，但是很显然，如果有人试图寻找贵公司在英国的网站，这个域名不会成为任何人的优先选择。“
十三、另外还有一个类似的情况，只是说得没有那么清楚，价格也没那么昂贵。康威先生曾试图把上述诉讼案件中提到的bt.org这个域名以四千七百英镑的价格出售给英国电信公司。
十四、摆在我面前的这几个案件情况基本相同，都是因为被告注册了包含原告名字或者商标的域名而引发的。有关注册域名如下：
Marks and Spencer Plc marksandspencer.com
marksandspencer.co.uk
Sainsbury Plc j-sainsbury.com
sainsbury.com
sainsburys.com
2. Ladbroke Group Plc ladbrokes.com
3. Virgin Enterprises Ltd virgin.org
4. British Telecommunications Plc bt .org
5. Telecom Securicor Cellular
Radio Limited cellnet.net
十五、原告指控被告故意对他们的商标进行仿冒和侵权。方便起见，我们先来看看Marks & Spencer这个案子。
十六、因仿冒而产生的民事侵权行为的实质是被告（无论是有意还是无意）对公众的一种误导，使他们以为被告所提供的商品和服务来自原告公司。但是，那些指使他人将“欺诈的工具”交到别人手中的人也会涉嫌民事侵权案件。“不允许任何人使用任何商标、标记或者象征符号、工具以及其它名字，来误导购买者，从而使这些购买者再去向最终用户说谎或者进一步误导他们。” 在征得麦克诺顿法官同意的情况下，上诉内容引自辛格诉卢格案。
十七、在一九九七年第FSR374号“直线集团有限公司”诉“直线房地产代理公司”案中，Laddie J.向直线金融服务集团颁布了一项代行禁令，主要是针对该集团的两个个人的。他们把许多公司安排在知名大公司的名称和商标之下，其中包括三家包含“直线”字眼的公司。他认为这些事实符合他们利用其它公司的名誉来谋取不义之财的企图。受到质疑的这三家公司是否已经进行过交易还不清楚。法官此时也不必就此做出决定。
十八、一九九六年第FSR388号盖洛斯上市公司诉盖洛斯威尔康有限公司案与与上述案件案情十分相似，受理法官是Lightman J.。原告要求法官颁布代行禁令。该案被告是域名注册代理商。在获悉盖洛斯上市公司有意收购威尔康公司并且在收购成功后将公司更名为盖洛斯威尔康上市公司后不久，被告便抢先注册了盖洛斯威尔康有限公司的域名。后来被告向盖洛斯上市公司提出以高昂价格出售这一域名。在这个案件中，很显然被告公司还没有将注册的域名卖给别人。但是，法官认定这种可能性是存在的。这一观点基于以下事实：被告公司提出以高价出售域名，同时威胁原告如果不接受这个价格，该公司将使用或者向他人转让这个域名，这可能会使公司的信誉受到损害。法官颁布了一项强制性禁令，要求公司更名。因为其目的是通过盖洛斯公司自身改名为盖洛斯威尔康，使被告的最初打算成为不可能，所以在实践中，这最终会导致免责。 Lightman J.说，“法院不支持对注册公司进行任何此类先发制人的行动，它们手中掌握着别人感兴趣的域名，并要求对方出高价作为更改域名的代价。”
第十九、仅仅是制造“诈骗工具”，既不使用它行骗、也不将其转入其他可能利用它行骗的人手中，并不属于仿冒行为。类似的民事诉讼案件还没有被认为为仿冒的。也就是说，仅仅是注册一个具有欺骗性的公司名称或者具有欺骗性的网络域名并不构成仿冒行为。在这两个案件中，法院都颁布了一个禁令以防止原告受到威胁的情况出现，而不是针对已经发生的民事侵权行为。在这两个案件中，禁令都不是最终判决。毫无疑问，在上述案情中，威胁更容易认定。但是，即使是最终判决也不需要确实已对原告造成损害的证据。能够证明正在发生的事情将来可能会损害原告的利益就足够了。
二十、在Marks & Spencer一案中，我可以百分之百地判定，正在发生的事情将来可能会损害原告的利益。除了与那个著名的零售业集团Marks & Spencer联系起来，没有其它原因会让人选择marksandspencer这个域名。那些与Marks & Spencer 集团公司毫不相关的人愿意使用这个域名，唯一一个可能的理由就是他们想把自己假冒成Marks & Spencer，把他们的产品假冒成Marks & Spencer的产品。这个域名的价值就在于其与另外一个公司的名称或者商标的相似性。法院通常认为公众很可能会因此而受骗上当。被告选择这一域名还会有其它理由吗？在当前的案件中，这一认定显然是合理的。作为常识，域名注册之后是为了出售并且使用的。如果有人搜索或者偶然看到一个名为http://marksandspencer.co.uk的网址自然会认为这就是原告的网站。
二十一、被告所提供的唯一值得注意的论点就是，他们注册域名的有些用处是不会涉及仿冒案件的，比如：第一、将域名出售给Marks & Spencer公司；第二、仅仅是保留这一域名而不让Marks & Spencer公司使用，从而诱使该公司出高价购买它。我认为这两种行为本身都不会构成仿冒。但是，这不是问题的关键。关键问题是有关域名仅供向Marks & Spencer公司出售，而阻止Marks & Spencer公司使用这些域名仅仅是一个谈判策略，其立足点是对于Marks & Spencer公司而言，让这些域名处于其控制范围之外是非常危险的。其危险源于这些域名的存在必然会有出现仿冒行为的风险。在本案件中，关于被告注册域名的目的确实如此的辩护有一定道理，也有大量证据加以说明，但是在被告的宣誓书中却完全没有回应。任何人如果蓄意注册一个与其毫不相关的商业机构的名称、品牌名或者商标极其类似的域名，他们一定会收到一条避免出现民事威胁的禁令，该禁令同时也会使他们注册的域名不再具有任何商业价值。
二十二、现在我想谈谈对商标侵犯权采取行动的法律基础。一九九四年商标法第10（3）款规定。
6、一个人以商标构成侵权，如果其在商品交易过程中使用了一个与已经注册的商标相同或者相似的标记，该交易过程中涉及到的商品和服务与注册商标所代表的商品和服务并不相似，该商标在英国享有一定知名度，此人对有关标记的使用属于没有正当理由，不公平地利用或者是损害了该注册商标的特性或是商标的信誉。
二十三、Mark & Spencer商标在注册时涉及到一系列商品和服务。单词marksandspencer作为域名的一部分与上述商标不完全相同，但显然十分相似。第10（3）条款的规定并没有要求相关商品和服务应该与注册商标所代表的商品和服务相类似。勿庸置疑的是，Marks & Spencer这个商标在英国知名度很高。在我看来，同样显而易见的是，被告使用上述商标有损Marks & Spencer的利益，损害了原告商标的专有性。
二十四、那么在这种情况下，被告谈到的什么样的问题应该受到法庭的审判？这似乎有两类问题：第一、他们否认在“交易的过程中”使用过有关标记；第二、他们认为，第10（3）条款有一个不言而喻的规定，即相关行为可能会使公众产生混淆的印象。但他们的行为还没有导致这样的后果。
二十五、其中第一点很快就能得到解决。“在交易过程中使用”意味着在商业活动中使用，而不是说将其作为一个商标来使用。一九九六年第RPC 281, 290-2号英国糖业上市公司诉詹姆斯罗勃森父子有限公司一案的案情可以说明问题。一个专门的域名营销商为了使其注册的域名更加具有商业价值、为了向商标所有者索取更多的金钱，他们在经营的过程中使用商标就属于“交易过程中使用”的范畴。
二十六、谈到第二点，关于第10（3）条款所规定的侵权标记必须是为了达到诸如引起公众混淆之目的，是否已经成为法律，目前还存在一些不确定因素。一些法律问题可以通过申请总结性判断来做出适当决定。但是，这一个问题有些不同。表面上看起来很奇怪，当相同或者相似的商品或者服务使用相同的标记，或者是相同或者相似的商品或者服务使用相似的标记时出现侵权行为的情况下，应该明确规定要考虑上述行为可能会给公众混乱的印象。但是，在根本就不相似的物品使用相同或者相似的标记的情况下，就不一定会给公众造成混乱印象了。正是由于这个原因，在英格兰至少有两个案件判定第10（3）条款需要提供证据证明商标的使用可能造成混乱。这两个案件分别是BASF Plc诉 CEP （UK） Plc 案和 Baywatch Production Co. Inc. 诉Home Video Channel案。另一方面，在C-251/95 Sabel BV 诉Puma案件（未对外公开报道）中，欧洲审判法院在法官的附带意见中指出，根据有关法令的规定，允许成员国援引类似第10（3）条款的规定，而不需要证据来证明存在公众出现混乱印象的可能性。对我而言，这似乎不是决定性的问题，但它提出了重要的原则性问题，需要更加充分的论证，而不能通过申请总结性判断来妥当解决，最终可能需要咨询欧洲法院。我不建议现在就解决这个问题，我也不必那么做。其理由是即使假定原告必须要证明被告的行为可能会使公众产生混乱印象，他们也已经那么做了。在这种情况下，判断的标准不是有关标记被使用的方式，而是通过比较有关标记和注册商标是否表明二者之间存在容易使人混淆的固有联系。在我看来，无疑这就是由其他人使用域名marksandspencer达到的效果。有人曾经提出的唯一可能得出相反结论的理由是，应该假定因特网用户通过搜索方式进入网站，这种方式可以暴露域名的真正所有者。我很清楚，当提出事实性问题时，原告要求总结性判断需要承担沉重的经济负担，但是我认为这是无可争辩的。有些人可能会通过搜索方式进入一个网址。然而很显然的是，许多人不会那么做。如果被告的立场具有任何意义，他们就不会认为注册这些域名并试图将其高价出售是有利可图的了。
二十七、在其它四个案件中，与当事双方陈述的理由外，事实的本质基本相同，只有一方面除外。其它四个案件的不同之处在于被告提出他们注册的域名是在不知情的情况下使用的，这似乎没那么荒谬可笑。如果不是为了行骗，任何毫不相关的人在其名称或者网址中使用"Marks and Spencer"，都是不可想象的。Cellnet的情况也一样。但是在"Sainsbury" "Ladbroke", "Virgin" or " BT "这些单词中，在不知情的情况下使用的可能性似乎没那么遥不可及。在某些案件中，被告也表示，他们增加后缀（例如英国电信案例中的。org）就是为了与原有的商标相区别。尽管被告多次提出这一论点，但我并不同意。其原因很简单，即尽管单词有可能在不知情的情况下使用，但是被告的初衷并非如此。有关被告行为的记录可以表明这是蓄意所为。因为在相当长的一段时间时，被告一直在选择与其他机构名称或者商标相似的单词来注册域名，很显然是为了行骗。在该案例中，威胁转让域名、商标侵权以及由此造成公众混乱印象的可能性都是无可争辩的事实，也可以想象在其它案件中，对这个问题可能会更好地加以平衡。
二十八、结果是在上述五个案件中，原告都有权获得最终判决。这些在本质上与附在Marks & Spencer, Ladbrokes, Sainsbury and Virgin诉讼案件传票中的法庭命令纪要草案的第一、第二、第三段内容相对应。我认为以第二段的形式出现的法庭命令（要求被告采取措施将有争议的域名分配给原告）比否定性的禁令效果要好。在我看来，这似乎是最有效的解决办法，而且对被告来讲也没有什么不公正之处。因为对他们而言，这些域名除了当作威胁他人非法行为的工具之外没有任何价值。在这个相当复杂的情况下，这就等于是受损物品的移交。BT/Cellnet诉讼案件中的原告将会获得传票中第一段到第四段那种形式的命令，再加上其它诉讼案件的命令纪要中第二段那种形式的命令。
第二十九、我的判断是，对于那些还没有发生的仿冒行为，不会有经济上的救济。但是，在理论上讲，原告可以要求对商标侵权行为对其造成的经济利益损失进行调查。我会听取辩护律师的意见，但是同时我会质疑这种辩护是否有用。证据并没有显示，被告企图向他们讹诈钱财未遂的行为给他们造成了任何经济损失，或者是被告已经得到了什么好处。
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