原告：通州市南洋灯泡有限公司（简称南洋灯泡公司） 被告：德国奥斯拉姆公司（简称奥斯拉姆公司） 案号：南通市中级人民法院（2005）通中民三初字第0003号 [简要案情] 一审审理查明： 奥斯拉姆公司是一家专业从事照明器具生产的世界知名企业。2001年7月，该公司在知识
原告：通州市南洋灯泡有限公司（简称南洋灯泡公司）
被告：德国奥斯拉姆公司（简称奥斯拉姆公司）
案号：南通市中级人民法院（2005）通中民三初字第0003号
[简要案情]
一审审理查明：
奥斯拉姆公司是一家专业从事照明器具生产的世界知名企业。2001年7月，该公司在知识产权国际局注册了“DECOSTAR”商标，声明使用国家中包括中国：“DECOSTAR”商标同时也已在我国国家商标局注册，注册号为G763141，核定使用于第11类商品，适用于照明器具，尤其是电灯、上述产品的部件。奥斯拉姆公司在其产品上以“DECOSTAR？51”的形式使用该注册商标。2004年6月7日，南洋灯泡公司业务员与自称香港宏大国际（上海）有限公司的职员陈宇签订了一份“供货合同”，约定向该公司提供JCDR220V50W灯泡10000只，灯体上要求从上到下标明印记为“HETACHY DECOSTAR51 220V50W P.R.CF156”。合同签订后，南洋灯泡公司即组织生产，按客户要求在灯体上标注了上述印记，同时在产品外包装盒上也按从上到下顺序印注了“Halogen DEOOSTAR51 JCDRGU5，3”标记。
2004年6月16日，江苏省南通市工商行政管理局根据举报，从南洋灯泡公司查获了使用“DECOSTAR”标识的上述灯泡10000只，并于同日作出“实施行政强制措施决定书”，决定对上述物品予以扣押；同年10月20日，该局对南洋灯泡公司作出行政处罚决定书，认定该公司在其生产的灯体上使用奥斯拉姆公司在中国注册的“DECOSTAR”商标，已构成商标侵权，据此责令南洋灯泡公司立即停止侵权行为，没收侵权商品灯泡10000只及用于制造侵权商品的丝印板1块，并处罚款人民币10000元。南洋灯泡公司不服该处罚，于2004年11月16日向南通市崇川区人民法院提起行政诉讼，该院同日立案受理。
2004年12月24日，南洋灯泡公司又以其所加工的灯体上的标注是组合商标标识，不会造成混淆和误解，不构成商标近似为由，以奥斯拉姆公司为被告向南通市中级人民法院提起诉讼，请求确认原告所加工灯体的标注与被告在照明灯具上注册的商标“DECOSTAR”不构成商标专用权侵权。
该确认不侵权民事诉讼被受理后，经与南通市崇川区人民法院协调，该院于2005年1月12日裁定中止审理南洋灯泡公司已提起的行政诉讼。
一审判理和结果：
一审法院认为：被告奥斯拉姆公司根据《商标国际注册马德里协定》的规定，向知识产权国际局申请在照明器具尤其是电灯及上述产品的部件上注册“DECOSTAR”商标，并获准注册；且向国家商标局专门申请将通过国际注册取得的保护扩大到中国，该申请已获国家商标局核准。被告奥斯拉姆公司在照明器具尤其是电灯及上述产品的部件上对“DECOSTAR”商标享有专用权，受我国商标法的保护。任何人未经其许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，均构成对其商标专用权的侵犯。
原告南洋灯泡公司认为其生产的灯体上使用“DECOSTAR”及外包装盒上使用“DE0OSTAR”的同时，还使用了“HETACHY”、“Halogen”等标记，属组合使用，不会与被告的DECOSTAR商标发生混淆或误认。但从原告生产的灯体及外包装盒上使用“DECOSTAR51”及“DE0OSTAR51”的形式来看，显然不是原告所称的与其他标记的组合使用，而是单独作为商品标识使用，并且其使用的方式完全模仿被告奥斯拉姆公司使用“DECOSTAR？51”的惯用方式，只是省略了其中的商标注册符？。其中在灯体上使用的标识与被告公司的注册商标完全相同，在外包装盒上使用的英文文字只比被告公司的注册商标多一个字母。因此，原告南洋灯泡公司未经被告奥斯拉姆公司许可，在其生产的与被告注册商标核定使用的商品相同的商品上使用了被告奥斯拉姆公司的注册商标“DECOSTAR”，同时在外包装盒上使用了与该公司注册商标“DECOSTAR”相近似的“DE0OSTAR”标记，已构成对奥斯拉姆公司注册商标专用权的侵犯。原告南洋灯泡公司要求确认其不侵犯被告注册商标“DECOSTAR”专用权的理由不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国商标法》第五十二条第一款第（一）项的规定，判决如下：驳回原告南洋公司的诉讼请求。
在南通市中级人民法院作出判决后，南洋灯泡公司未提出上诉并在行政诉讼中撤回了起诉，一审判决生效；原行政处罚决定也已生效并已进入执行程序。
[焦点评析]
本案是当事人就知识产权行政处罚提起行政诉讼后，又就同一法律事实提起民事诉讼的一个新类型案例，涉及的法律问题主要包括：1、确认商标不侵权诉讼案件的受理；2、当事人不服行政处罚决定已向法院提起行政诉讼，其能否再另行提起民事确认不侵权之诉；3、民事确认不侵权之诉与正在审理的行政诉讼如何协调。
一、关于确认商标不侵权诉讼案件的受理能
确认知识产权不侵权诉讼是近年来知识产权审判司法实践中所遇到的一个新问题。此类案件应否作为一个独立诉讼予以受理，存在着两种截然不同的观点：反对者认为，确认不侵权仅是对于侵权指控的抗辩，不能独立成诉；而我们认为，确认不侵权知识产权案件能独立成诉，法院应当受理。
首先，按照诉讼法理论，“诉之利益”的存在是民事诉讼程序启动的根本要件，正如法谚所述“利益是衡量诉权的尺度，无利益者无诉权”，即民事诉讼只承认有利益关系的人享有司法救济的权利。知识产权不侵权诉讼是原告在被告向其发出了侵权警告或侵权声明，从而导致或可能导致其生产销售和商业信誉等受到影响的情形下，原告基于正当经营权利受到损害为由而提起的诉讼。毫无疑问，被告向原告发出的侵权警告或有针对性侵权声明是一种未被确定正当性的行为，无论正确与否，其结果都将危及原告的产品信誉和商业声誉，在公众心目中其商业行为的正当与否处于不稳定状态，从而可能使原告法律上的利益受到损害。因此，原告的确认不侵权之诉存在着独立的诉的利益，能够独立成诉。
其次，知识产权的权利保护与制止权利滥用是知识产权法制两项并行不悖的基本原则。事物总是一分为二的，在依法制止侵犯知识产权行为的同时，并不排斥对滥用权利行为的限制与指控。知识产权作为一种垄断性权利，对其法律保护只能是适度保护，否则就会有损他人的合法利益，但这种限制在法律上属消极行为，其作用有限。确认不侵权诉讼制度应当成为知识产权领域对侵权诉讼制度的一种补充，该制度对于制止滥用知识产权、保障和发展当事人诉权具有积极意义。确认不侵权之诉，虽然本质上属于否定或消极的确认之诉，其目的只是在于使侵权警告引起的不稳定状态得以恢复。但是，提起确认不侵权之诉的行为却是一种积极的防御手段，它能够使被控侵权人的商业信誉或竞争手段免受不利影响。因此，确认不侵权诉讼在知识产权领域有其存在的合理性和合法性。
最高人民法院民三庭（2001）民三他字第4号关于苏州龙宝生物工程实业公司与苏州朗力福保健品有限公司请求确认不侵犯专利权纠纷案的批复中指出，“依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条和第一百一十一条的规定，对于符合条件的起诉人民法院应当受理。由于被告朗力福公司向销售原告龙宝公司产品的商家发函称原告的产品涉嫌侵权，导致经销商停止销售原告的产品，使得原告的利益受到了损害，原告与本案有直接的利害关系；原告在起诉中，有明确的被告；有具体的诉讼请求和事实、理由；属于人民法院受理民事诉讼的范围，应当予以受理。原告向人民法院提起诉讼的目的，只是针对被告发函指控其侵权的行为而请求法院确认自己不侵权，并不主张被告的行为侵权并追究其侵权责任。以”请求确认不侵犯专利权纠纷“作为案由，更能直接地反映当事人争议的本质，体现当事人的请求与法院裁判事项的核心内容。”尽管该批复只是针对专利不侵权的个案，但其原则精神应为包括商标在内的所有知识产权类案件所普遍接受。
二、关于当事人在已提起行政诉讼的情形下，能否就知识产权侵权争议再提起确认不侵权之诉，法院应否受理的问题。
这是本案的一个关键问题。由于我国目前实行知识产权行政保护与司法保护并行的“双轨制”保护模式，当事人能否既在行政诉讼中行使抗辩权，又可提起防御性的民事确认不侵权之诉，是目前司法实践中的一个争议焦点，本案对此作出了一个大胆的尝试。我们认为，原告的行政抗辩权和民事防御权两者可以同时行使，即使在提起行政诉讼的情形下，也同样如此。
确认不侵权之诉与行政诉讼并行的最大法律障碍就是反对者所持的“一事不再理”原则，认为对于不服行政处罚决定的行政诉讼，其已包含对知识产权侵权事实的司法审查；而向当事人提起确认不侵权诉讼也是对侵权构成与否的司法审查，两者属同一法律事实，如果允许这一诉权的行使，则导致对“一事不再理”原则的违反。这种观点值得商榷，在司法实践中，被控侵权人提起行政诉讼主要基于两种可能：一是行政部门的具体行政行为程序违法；二是被控侵权人不服行政部门对侵权事实的认定和行政处罚决定的内容。虽然行政诉讼所认定的事实同样包含上述两种内容，但其更关注的则是对具体行为合法性的审查。《中华人民共和国行政诉讼法》第一章总则部分第五条明确规定“人民法院审理行政案件，对具体行政行为是否合法进行审查。”尽管这一审查同样会涉及侵权事实的认定，但行政诉讼审查的重点是具体行政行为所依据的主要证据是否充分、合法，行政行为的程序及行政权限，并非是对整个事实的实质性审理。根据我国《行政诉讼法》第三十二条“被告对作出的具体行政行为负有举证责任，应当提供作出该具体行政行为的证据和所依据的规范性文件。”因此，就行政诉讼审查的事实而言，即使侵权事实客观存在，但如果行政执法部门收集的证据不充分或存有瑕疵，不足以证明的，在行政诉讼中该行政处罚行为同样不能得到维持或不适宜判决维持；反之，被控侵权人是对知识产权的合理使用，本应依法得到保护，如果行政行为合法但存在合理性问题，行政诉讼判决则会判决驳回原告（被控侵权人）的诉讼请求。所以，对具体行政处罚行为提起的行政诉讼所认定的事实，其结论只是对行政行为的确认与否，即使对侵权事实进行审查，也只是偏重于行政认定的审查，两者并非“一事”。
从当事人地位平等原则的要求分析，根据《最高人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》规定，“商标注册人或者利害关系人向工商行政管理部门就侵犯商标专用权行为请求处理，又向人民法院提起侵犯商标专用权诉讼请求损害赔偿的，人民法院应当受理；”“人民法院受理的侵犯商标专用权纠纷案件，已经过工商行政管理部门处理的，人民法院仍应当就当事人民事争议的事实进行审查。”按照这一规定，无论被控侵权人是否提起行政诉讼，也无论行政部门是否作出处理结论，即使相关事实已经过工商部门处理，权利人都可以与此同时再行司法救济权。既然法律法规已经赋予了知识产权权利人这一诉权，根据当事人地位平等原则，我们显然没有理由否定被控侵权人在行政部门处理期间提起不侵权之诉。有观点认为，被控侵权人提起行政诉讼，已有了司法救济手段，所以确认不侵权之诉不应予以受理。正如上文分析，这种观点的错误在于把行政行为的司法审查标准等同于民事诉讼的司法认定标准。按照这种逻辑，如果被控侵权人提起的行政诉讼无论基于何种缘由被驳回，也就意味着其民事诉权的丧失，因为同一行为的司法救济权只能行使一次。而权利人却无论行政处理处于何种状态，均同时享有民事诉权，其一旦提起民事诉讼，根据现行规定，法院又将重新对事实作出认定，并且不受行政结论的影响；也就是说，权利人民事诉权的行使不受行政处理的影响，而被控侵权人即确认不侵权诉讼的原告却要受制于行政诉讼，只能在行政诉讼与确认不侵权诉讼之间选择其一。而且，如果错误的行政处罚没有被撤销，那么即使确认不侵权诉讼的原告获得胜诉也是毫无意义的，这就使被控侵权人陷于不合理的两难境地，显然是对双方当事人的不平等对待。
诉权是当事人的最基本权利，是实现司法公正的前提与保障，除了法定的情形，不应当被剥夺和有所限制。我国现行的知识产权保护制度为权利人提供了广泛和完善的行政及司法救济手段，但在程序法上却缺少对被控涉嫌侵权人的法律救济，极易造成知识产权人滥用权利。而确认不侵权之诉可有效防止权利人滥用权利，也是被控侵权人主动希望结束侵权纠纷的不确定状态，维护自身利益的一种基本救济手段，这种诉权更不应被轻易排除。
综上，由于行政诉讼的价值取向与民事诉讼存在明显的不通融性、两者规则要求的不同，使得对同一事实的行政认定司法审查与民事诉讼可以并行进行，在程序上也不存在递进关系或覆盖关系。两者之间需要解决的只是对该事实的统一司法问题，而对于当事人诉权之行使，不会构成任何影响。所以，在已经提起行政诉讼的情形下，被控侵权人仍可以提起确认不侵权的民事诉讼，法院应予受理。
三、确认不侵权之诉与行政诉讼的衔接
由于判定确认不侵权之诉依赖于对侵权与否的事实认定，而不服行政处罚的行政诉讼也涉及对侵权事实的认定。因此，在两项诉讼并行进行的情况下，如何统一司法尺度是为关键。
1、应采用“先民后行”的方式
在民事诉讼中，本着私法不能介入公法的一般原则，一旦涉及行政公权所属争议时均应中止民事诉讼，由当事人申请行政机关解决或提起行政诉讼先行处理行政争议后，再行恢复民事诉讼，即所谓“先行后民”原则。但在涉及私法领域的行政诉讼与民事诉讼发生交叉时，由于司法对私权争议享有最终审定之权限，司法认定具有决定意义，所以，民事争议的诉讼就自然享有了优先于行政诉讼的地位。知识产权为私权是TRIPS协定确定的基本原则，因而不服知识产权行政处罚的行政诉讼属于涉私权诉讼，对此TRIPS协定有明确的规定“各成员国应当就涉及知识产权的行政程序给当事人提供司法复审的机会和程序。”有学者将此规定概括为TRIPS协定的司法复审原则，有的则认为是成员国的普遍义务，还有的则归结为知识产权执法的一般原则。但不论如何归纳，在知识产权领域，司法享有最终决定权已成共识。在我国，即使当事人并未对行政处罚行为提起行政诉讼，人民法院对于行政执法部门的执行申请仍有权进行审查，以决定是否予以执行。因此，无论确认不侵权之诉发生于行政诉讼之前或之后，都应当适用民事诉讼认定优先，即在诉讼程序上采用“先民后行”的方式。
2、审理机制的设想
如前所述，当前确认不侵权之诉与行政诉讼之间的矛盾，并不是存在民事审判与行政审判之间的所谓冲突，而是一个司法统一的问题。由于我国知识产权一审民事诉讼与一审行政诉讼分属不同级别的法院管辖，这一问题就更显突出。为统一侵权的审查判断尺度，避免对同一涉嫌侵权事实作出不同判定，则需要在程序作出规制，以有利于行政诉讼与民事诉讼的相互衔接。本案南通市中级人民法院在现行体制下，加强法院内部相关审判部门之间的相互沟通、协调配合，实行“民事诉讼先行，行政诉讼中止”的做法取得了较好的审判效果，不失为对两诉协调机制的一个有益尝试，也为研究这一问题提供了一个司法例证。但同时我们认为，最为妥善的解决办法是设定相应的程序规则，即对不服知识产权行政处罚的行政诉讼，设立民事事实认定的前置程序，即凡提起行政诉讼或申请执行行政处罚决定的，必须就侵权事实的确认先行进行司法认定。若被控侵权人怠于行使这一诉权的，行政处罚即行生效；若权利人怠于行使诉权的，则人民法院不予执行。这样既突出了司法最终决定权，也彻底理顺了知识产权不侵权诉讼与行政诉讼之间的关系。
江苏省南通市中级人民法院民三庭·王平 刘瑜
