「案情」 原告：国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所（以下简称海水所）。 被告：牛自得，男，35岁，中国石油天然气总公司工程技术研究院工程师。 第三人：中国石油天然气总公司工程技术研究院（以下简称石油院）。 第三人：王宗玉，男，55岁，石油院副总工程师兼材
「案情」
原告：国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所（以下简称海水所）。
被告：牛自得，男，35岁，中国石油天然气总公司工程技术研究院工程师。
第三人：中国石油天然气总公司工程技术研究院（以下简称石油院）。
第三人：王宗玉，男，55岁，石油院副总工程师兼材料室主任。
海水所主要从事从海水卤水中提取钾、溴、镁盐技术的研究和开发。该所自1980年开始对制取硫酸钾的工艺方法进行研究，先后完成了“硫酸镁与氯化钾制取硫酸钾”和“混合盐与氯化钾制取硫酸钾”工艺技术的研制，并已获国家发明专利。在上述技术的基础上，海水所又进一步研究“苦卤与氯化钾制取硫酸钾”的工艺方法，在完成小试后形成了工艺方案。随后，海水所对该工艺方案中的分离工艺环节又进行了浮选法、沉降法和旋流法三种分离方法的研究实验。1992年8月，海水所将用浮选法用于“苦卤与氯化钾制取硫酸钾”的工艺方法申请了发明专利，但至今尚未获得授权。
被告牛自得原为海水所研究人员，自1987年9月至1992年12月25日调离之前，在海水所主要从事制取硫酸钾的研究工作，并作为主要研究人员之一参与了“混合盐制取硫酸钾”、“苦卤与氯化钾制取硫酸钾”等方面的研究工作。1992年12月25日，牛自得从海水所调入石油院。牛自得在调离前于12月21日向海水所出具保证书一份，保证对其在海水所期间所从事的上述研究工作中的有关技术、思路、数据和信息不使用，不对外扩散。
牛自得调入石油院之后，该院针对其专业和曾从事过的工作，在院材料室为其专门成立了“钻遇资源综合利用”课题组。1993年5月，牛自得研究完成了“苦卤与氯化钾制取硫酸钾”的工艺技术。石油院将该技术作为职务发明创造，于同月14日向中国专利局申请了名为“一种用苦卤和氯化钾制取硫酸钾的方法”的发明专利，于1995年2月被授予发明专利，专利号93105556.3.专利文件中记载的发明人为牛自得、王宗玉。专利权利要求书中记载：“1.……光卤石用水进行分解，得氯化钾和光卤石分解液，分解出澄清液后的沉降物加入矾母液采用物理方法进行硫酸盐和氯化钠的分离……。2.其特征在于分离蒸发浓缩所得的硫酸盐和氯化钠时，采用振荡筛或旋流器进行物理分离。”
1995年10月，海水所向天津市第一中级人民法院提起诉讼。称：牛自得在本所工作期间，曾参加了“苦卤与氯化钾制取硫酸钾的方法”等几项发明创造的研制工作。其在调出本所时曾向本所出具了不侵犯本所“苦卤与氯化钾制取硫酸钾方法之工艺技术”等内容的保证书。但其在调离本所仅5个月的时间就违背其保证，以其为主要发明人，以石油院为申请人，于1993年5月申报了“一种用苦卤与氯化钾制取硫酸钾的方法”的发明专利。牛自得的行为侵犯我所的权益；石油院从牛自得的侵权行为中获得了不应得的荣誉和经济利益。据此，请求将“一种用苦卤与氯化钾制取硫酸钾的方法”发明专利权判归我所所有，判令牛自得向我所公开赔礼道歉、消除影响，判令牛自得和石油院赔偿我所的经济损失18万元人民币。
牛自得及石油院答辩称：对牛自得的保证书不能理解为对其在今后的科研工作中所从事的本专业工作的限制。该保证书显然违反法律规定。另外，牛自得调入石油院后，是协助石油院开展用卤水与氯化钾制取硫酸钾的研究工作。石油院对该项目的研究、开发投入了大量人力、物料、财力，而且在该项目中采用了与海水所的科研成果及已申请专利的发明内容不同的工艺路线和条件，因此，石油院对该发明专利的申请及专利权的取得，都是合法的。对海水所的诉讼请求应予驳回。
王宗玉述称：其作为材料室主任，主持、指导了讼争专利的开题计划、报告的编写工作，作为该课题组成员参加了实验研究工作。在实验过程中，本人提出了采用材料筛分中常用的振荡筛来分离硫酸镁、无水钾镁矾和氯化钠三种物质的新工艺，并经实验室小试取得了充分的试验数据。据此，本人在讼争发明专利中，对核心技术的实质性特点作出了创造性贡献，作为专利发明人无可非议。海水所提出的诉讼请求没有事实依据，应予驳回。
「审判」
天津市第一中级人民法院以技术权益侵权纠纷受理了本案。1996年1月19日，海水所委托国家海洋局专利事务所函告中国专利局：“一种用苦卤和氯化钾制取硫酸钾的方法”专利权属纠纷已由天津市第一中级人民法院受理。并附上了法院受理案件通知书复印件。专利局于同月25日收到该信函。
天津市第一中级人民法院经审理查明上述事实，还查明：王宗玉作为该发明专利的发明人之一，是因其担任石油院材料室主任，对该发明的研制给予配合，参加了小试、中试。用振荡筛分离混合盐的方法在盐化工行业中属公知技术。王宗玉在诉前曾承认该发明的工艺方法及思路是牛自得提出的。
天津市第一中级人民法院认为：牛自得运用自己的思路完成的“一种用苦卤与氯化钾制取硫酸钾的方法”的研究成果，正是其在海水所期间从事的本职工作的范围，并在海水所期间参与制取硫酸钾的多种工艺方法的研究，掌握了大量的技术数据、思路和信息。石油院以职务发明将该研究成果申报专利之日，距牛自得从海水所调出仅五个月时间，依有关规定，应确认牛自得在调离原单位不满一年内作出的与其在原单位承担的本职工作有关的发明创造属职务发明，专利权应归原单位享有。牛自得违反保证书中的保证，将“苦卤与氯化钾制取硫酸钾的工艺技术”的有关思想等运用在该发明专利中，属于侵权行为，牛自得对此应依法承担相应的法律责任。
王宗玉主张该专利技术中分离环节的筛分法是其独立的构思，但本院查证的事实及其本人诉前的承认，均说明其在该专利的工艺技术中只负责组织工作和参与了一些辅助性工作，其主张对该专利技术的实质性特点作出了创造性贡献，证据不足，其不是该专利的发明人。
石油院现持有的“一种用苦卤与氯化钾制取硫酸钾的方法”的专利权，是基于牛自得的侵权行为而获得的，权利来源不合法，该专利权应为海水所持有。石油院强调该专利技术与海水所的科研成果及已经申请专利的技术的发明在内容上存在不同的工艺路线和工艺条件，但事实证明牛自得在海水所从事其本职工作时，已就沉降、旋流等物理分离方法参与了大量的实验工作，并已取得相应的数据记录，故石油院的此辩解不成立。
海水所要求牛自得和石油院赔偿其经济损失的请求，因证据不足，不予支持。石油院因申请该专利和维持专利权所发生的费用，应由海水所如数给付。石油院对完成该专利所提供的物质条件，海水所应依法予以适当补偿，但由于石油院对此未提供相应的证据，无法确认。
依据《中华人民共和国专利法》第六条第一款，《中华人民共和国专利法实施细则》第十条第一款第（三）项、第十一条，《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条之规定，该院于1996年4月30日判决如下：
一、“一种用苦卤与氯化钾制取硫酸钾的方法”之专利权归海水所持有。
二、海水所于本判决生效之日起十日内给付石油院因申请专利、维持专利权而发生的费用共计人民币5175元。逾期不付按万分之三计付赔偿金。
三、牛自得于本判决生效之日起二十日内在《中国海洋报》上刊登向海水所公开赔礼道歉的声明。声明内容须经本院审查，逾期不执行由法院公告，公告费用由牛自得负担。
四、驳回海水所的赔偿请求。
判决后，牛自得、石油院、王宗玉均不服，向天津市高级人民法院提起上诉。牛自得上诉称其未违反保证书的保证，不应承担赔礼道歉的责任，要求撤销原判。石油院上诉称，王宗玉对该专利的实质性特点作出了创造性贡献，本院投入了大量人力、财力对该专利技术进行研究，专利权来源合法，要求撤销原判。王宗玉上诉称其对讼争专利有创造性贡献，应为该专利发明人之一，要求撤销原判。
被上诉人海水所答辩表示同意原判。
天津市高级人民法院以专利权属及侵犯技术权益纠纷确定了上诉案由。二审审理期间，一名名叫“郭智忠”的请求人于1996年8月7日向中国专利局专利复审委员会提出宣告第93105556.3号“一种用卤水和氯化钾制取硫酸钾的方法”发明专利权无效的请求，其理由是该专利不具有实用性，不符合专利法第二十二条第四款的要求。
专利复审委员会受理后，通知该专利持有人石油院进行意见陈述。石油院于1996年9月12日作出书面陈述如下：“请求人提供的对比文献充足；请求人指出的我们的专利中存在的缺陷，发明人在实施中已经发现，我们服从复审委员会的决定。”牛自得、王宗玉于同月20日作出书面陈述如下：“我们在实际推广中，确实发现了郭智忠先生提出的硫酸镁浆中含有大量氯化镁，不能与氯化钾转化生成软钾镁矾，以及硫酸镁在硫酸盐乳液中沉降不下来的两个严重缺陷。……此专利不具备专利的新颖性、创造性及实用性。……我们同意郭智忠宣布对此专利的专利权宣告无效的请求，撤销此专利的专利权。”
1996年10月6日，专利复审委员会以“鉴于双方当事人均认为该专利还存在致命缺陷，本合议组认为，权利要求中的技术方案不符合专利法第二十二条第四款的规定，无实用性”和“专利复审委对双方当事人均不反对的证据，可以不再查证，予以采纳”为理由，作出了宣告第93105556.3号发明专利无效的决定。
天津市高级人民法院认为：对“用苦卤与氯化钾制取硫酸钾的方法”的研究，系牛自得在海水所就职期间的本职工作，并参与了采用沉降、旋流等物理分离方法的实验研究，对筛分法亦有了解。其调离海水所仅五个月，就在石油院完成了“一种用苦卤与氯化钾取制硫酸钾的方法”之发明创造，并由石油院以职务发明申请获得发明专利权。该发明专利系牛自得在调离海水所不满一年内作出的，且是与其在原单位承担的本职工作有关的发明创造，依据有关法律规定应属职务发明，所获专利权应由海水所持有。牛自得违反其在保证书中的承诺，将与“苦卤与氯化钾制取硫酸钾的工艺技术”中的有关技术信息用于讼争专利中，属侵权行为，应承担相应的法律责任。王宗玉称其提出将筛分法用于讼争专利的分离环节一节，因其未能提供有效的证据，不予认定。王宗玉在讼争专利的研究中只负责组织及参与一些辅助性工作，故其要求确认对该专利的实质性特点作出创造性贡献之主张，不予支持。石油院现持有的讼争专利的专利权，是海水所享有的职务发明，且王宗玉对该专利未作出创造性贡献，故石油院依法不应成为讼争专利的专利权人。三上诉人上诉请求所依据的事实证据不足，上诉理由不能成立，原判应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，该院于1996年11月29日判决如下：
驳回上诉，维持原判。
1996年12月13日，海水所向中国专利局递交了著录项目变更申报书，要求将第93105556.3号专利专利权人变更为海水所。中国专利局经审查认为手续合格，对此已公布在1997年2月19日第13卷第8号专利公告上。
海水所不服专利复审委员会于1996年10月6日作出的宣告第93105556.3号专利无效的决定，以该决定程序违法，确认该专利无效没有事实和法律依据为理由，于法定期间内向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，请求撤销专利复审委员会的该决定。
北京市第一中级人民法院经审理认为：根据我国专利法实施细则第十五条第二款、第三款的规定，当事人因专利权发生纠纷已向人民法院提起诉讼的，可以请求专利局中止有关程序。海水所在天津市第一中级人民法院受理专利权属纠纷后，即用书面形式告知专利局，并附有法院受理案件的通知书，专利复审委员会即已得知专利权属纠纷已为法院受理的事实，本应中止其无效宣告审查程序，并有义务征询海水所对该专利三性的意见和对无效宣告审查程序的意见，但其仍启动无效宣告审查程序，而且由于石油院的原因，使海水所无从得知此事，并且对该专利是否具备专利性不作实质性审查，仅依据无效请求人和原专利权人的一致认可，即作出该专利无效的决定，这对海水所是不公平的，是违背专利法的立法宗旨的。同时，在该专利权的归属尚不明确情况下，专利复审委员会将这一特殊情况视为是一般情况，进而采用简化的审查程序，是违背相关的审查原则和程序的。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项第三目之规定，该院于1997年3月19日判决如下：
撤销中国专利局专利复审委员会对第93105556.3号专利无效宣告的决定，重新作出无效宣告请求审查决定。
「评析」
一、关于讼争专利权的归属
牛自得在海水所工作期间，作为主要研究人员之一参与了该所“苦卤与氯化钾制取硫酸钾”的研究工作。其在从海水所调至石油院的五个月时，研究完成了“苦卤与氯化钾制取硫酸钾”的工艺技术，由石油院向专利局申请并获得了该项发明专利权。根据我国专利法第六条第一款及专利法实施细则第十条第一款第（三）项的规定，调离人员在调动工作一年内作出的专利发明，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造，属于原单位应享有的职务发明创造。所以，石油院以其名义申请并持有该项专利权，与上述法律规定相悖，此专利权应归海水所持有。
王宗玉作为石油院材料室主任，在牛自得从事“苦卤与氯化钾制取硫酸钾”的研究过程中，曾参与了项目的组织和研究的配合及有关实验。但该项技术的构思与其无关。王宗玉所提出的使用振荡筛分离混合盐的方法是其对该项专利作出的实质性和创造性贡献，因审理中查明该方法属于盐化工行业中的公知技术，其又不能提出其它相应证据证明，故根据专利法实施细则第十一条关于“专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不应当被认为是发明人或者设计人”的规定，王宗玉不应是该项专利的发明人之一。
二、牛自得的行为是违约，还是侵权
一种意见认为，牛自得的行为是违约。理由是：牛自得调离海水所之前向海水所出具了保证书，保证对在海水所工作期间从事的“苦卤与氯化钾制取硫酸钾”研究所涉的有关技术、思路、数据和信息不使用。这是其向海水所允诺承担的义务，且是其真实意思表示，内容也不违法，故牛自得在调离后应以允诺承担的义务约束自己的行为。现其利用海水所的该科研成果，在石油院继续从事同一内容的研究有违其允诺，其作法就属违约行为。
另一种意见认为，牛自得的行为是侵权行为。其理由是：牛自得明知“苦卤与氯化钾制取硫酸钾”的工艺技术属于海水所较成熟的科研成果，而故意在调到石油院后继续从事该项目的研制，最终造成应由海水所享有的科研成果成为石油院持有的专利，这是对海水所应有权益的侵犯。一、二审法院采纳了此种意见。
三、如何看待诉讼中出现的专利复审委员会启动的无效宣告程序及其决定
首先，虽然该项专利以石油院名义申请和持有，但由于海水所已对该项专利权归属提起了诉讼并已由法院受理，故在法院作出终审裁判之前，该项专利的权属处于不确定状态，任何一方当事人均无权对涉及该项专利权的有关事务作出决定。石油院、牛自得及王宗玉不顾此事实，而在诉讼进行过程中同意无效申请人提出的该项专利权无效的申请，并向专利复审委员会表示服从裁决，均属不当。
其次，专利复审委员会根据无效申请人的无效申请和石油院、牛自得、王宗玉的陈述意见，简单地作出了宣告该项专利无效的决定，违反了有关程序。海水所在起诉后，已经函告专利局法院受理案件的事实，并附上了法院的受理案件通知书以资证明。根据专利法实施细则第十五条第二、三款的规定，在这种情况下，有关当事人是可以请求专利局中止包括无效宣告程序在内的有关程序的。国家专利局1991年3月14日31号公告中对有关中止程序问题的规定，其中就包括了无效宣告程序的中止；《专利审查指南》中对请求中止的条件和范围作了更详尽的规定。专利复审委员会明知该专利权在诉讼中，却违反其程序规定，不中止其无效宣告程序，进而作出无效宣告的决定，是没有法律依据的。
再次，专利法第四十九条第二款规定：“对专利复审委员会宣告发明专利权无效或者维持发明专利权的决定不服的，可以在收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。”此规定说明，有关利害当事人可以通过诉讼的方式对某项专利权是否有效得到最终的确认。本案审理尚未终结，专利权人没有确认，如果终结本案审理，将会剥夺有关当事人可能有的上述权利。故二审法院继续审理本案是合适的。
另外，二审法院确定本案案由为专利权属和侵犯技术权益纠纷，是恰当的。
责任编辑按：本案在实体上和程序上遇到的问题，在审判实践中是少见的，处理上具有相当的难度。但一、二审法院较好地把握了处理问题的关键所在和其机制，给我们提供了成功的经验。
在实体上，本案的关键在于认定牛自得在调离海水所后的五个月时完成的研究成果是属海水所还是属石油院享有的职务发明创造。它直接决定着谁应是该项发明创造的申请专利权利人和申请被批准后的专利权持有人即专利权人。根据专利法实施细则第十条第一款第（三）项的规定，认定该发明创造属当事人调出前的原单位享有的职务发明创造应当符合两个条件：一是时间条件，即该发明创造是当事人在调动工作后一年内作出的。牛自得的发明创造在调动工作后五个月就作出了，符合此时间条件的要求。二是实质条件，即该发明创造应是与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。牛自得在原单位即海水所承担的本职工作是从事从海水卤水中制取硫酸钾的研究工作，其并作为主要研究人员之一参与了“混合盐制取硫酸钾”、“苦卤与氯化钾制取硫酸钾”等具体项目的研究工作，可以说这些项目属海水所分配的任务。牛自得调离后，在石油院首先承担和分配的工作任务就是“苦卤与氯化钾制取硫酸钾”的工艺技术研究，因此，牛自得在该项目上的发明创造，就不仅是与其在海水所承担的本职工作及海水所分配的任务有关的发明创造，而且是与原工作及任务相同范围内的发明创造。同时，该发明创造作为发明专利的技术主要特征在于“采用振荡筛或旋流器进行物理分离”，即筛分法和旋流法的工艺技术，而这些工艺技术，正是牛自得在海水所从事“用苦卤与氯化钾制取硫酸钾的方法”的研究时实验、研究和了解的对象，因此，可以说牛自得在石油院从事的研究是原研究项目的继续，或者说是处在了同一研究项目的出成果阶段。这种状况，就不仅在表面上符合了实质条件的浅层次要求，而且在实际内容上符合了实质条件的深层次要求。这样，海水所作为牛自得的原单位享有牛自得调出后作出的职务发明创造，完全符合法律规定的条件。
此结论得出后，还不能得出讼争专利权应归海水所持有的结论，因为该发明专利授权确认的发明人有两个，一是牛自得，二是王宗玉，王宗玉是石油院的职工，作为发明人不发生牛自得的上述问题。如果王宗玉作为发明人的身份不容否认，则其所在单位石油院将可以其发明创造部分属职务发明创造为理由，主张在该专利权中之应有权利，即石油院有权主张讼争专利应与海水所共同持有。因此，在海水所主张讼争专利应归其独家持有的情况下，必须认定王宗玉是否能成为讼争专利的发明人之一。由于王宗玉在该项发明创造中所参与的只是一些组织和辅助性工作，没有对发明创造的实质性特点作出创造性贡献，故根据专利法实施细则第十一条的规定，其发明人的身份就不能具备。讼争专利的发明人就只有牛自得一人。这样，海水所主张独家持有讼争专利权，就完全成立。
由于讼争专利权在诉讼前已经为石油院依法定形式获得并持有，故海水所提出其权利归属争议，即在海水所与石油院之间发生专利权归属确权实体法律关系，石油院应是该关系及争议的对方当事人。而牛自得违约也好、侵权也好，仅是造成该权属争议发生的原因和解决权属归属的前提所在，故在本案以确认权属归属为基本目标前提下，石油院应是本案直接被告，而不应是第三人。
在程序上，本案的关键在诉讼进行过程中，发生了案外人向专利复审委员会提出宣告讼争专利无效的申请，并为专利复审委员会受理的情况。据此，是法院应中止诉讼程序，还是专利复审委员会应中止专利无效宣告程序。
从本案的实际情况来看。该情况的发生又具有其本身的特殊性：第一，本案不为专利侵权诉讼，而是专利权归属诉讼；第二，提出宣告讼争专利无效的申请人不是本案的被告，而是案外人，并且是针对石油院持有的专利权的；第三，请求也不是在法院受理一审案件时的答辩期内提出的，而是在二审审理期间发生的。因此，本案发生的情况无法适用最高人民法院1992年12月29日法发（1992）3号《关于审理专利纠纷案件若干问题的解答》中“关于专利侵权诉讼因侵权人请求宣告专利权无效而中止审理的问题”的规定，来决定法院可否中止诉讼程序的问题，本案这种情况应有自己的机制。
本案是针对已由石油院持有的专利权的归属问题的，海水所提起权属诉讼并为法院受理，即说明该项专利权权属上发生了争议，专利权权属处于需要经司法程序重新确认的状态。在这种情况下，石油院作为讼争专利权的持有人，其专利权上的任何权利均处于冻结状态，不再是确定的专利权持有人。而在无效宣告申请人不是专利权人或利害关系人情况下，无效请求人在专利无效宣告程序中的相对人应是确定的专利权人（或专利权持有人），该专利权人在该程序中享有陈述意见的权利并应作出承认或不承认请求人请求的陈述。本案涉及的无效宣告申请人是专利权人和利害关系人以外的人，石油院作为专利持有人本应是相对人即陈述意见人（事实上其扮演了该角色），但因其已涉专利权属诉讼而使其身份不确定，故其在专利无效宣告程序中的专利权人身份也不确定，其也就无权在该程序中作出专利有效或无效的陈述。因此，专利无效宣告程序必须等待确定的专利权人作出陈述。同时，法院是处理专利权权属纠纷的职权机关，它的终局判决对专利局具有约束力。故在本案这种情况下，应当中止的是专利复审委员会的专利无效宣告程序。专利复审委员会在已知该专利权属纠纷已系属法院诉讼情况下，不待法院作出终局判决，以不确定的专利权持有人石油院的承认陈述为依据，即作出宣告讼争专利无效的决定，是不符合其应有程序机制要求的。其该决定在其后发生的行政诉讼中被判决撤销，令其重新作出审查决定，也充分说明了上述程序机制。据此，二审法院未中止诉讼并作出专利权归属的判决，并无不当。
至于专利复审委员会以确定的专利权人海水所为陈述意见人重新作出宣告该专利无效的决定，并不影响本案的诉讼机制成立，只影响到海水所持有的该技术是不是专利技术的问题。
