「案情」 原告：西安市食品厂。 被告：西安市红星乳品厂。 被告：西安市制糖厂。 被告：西安市糖果厂。 上述原、被告均系西安市生产冷饮系列产品的厂家。在原告西安市食品厂未申请取得“卡通”注册商标以前，四家当事人均生产以“卡通”文字、图案为包装标识的冰淇淋产
「案情」
原告：西安市食品厂。
被告：西安市红星乳品厂。
被告：西安市制糖厂。
被告：西安市糖果厂。
上述原、被告均系西安市生产冷饮系列产品的厂家。在原告西安市食品厂未申请取得“卡通”注册商标以前，四家当事人均生产以“卡通”文字、图案为包装标识的冰淇淋产品，1993年3月10日，原告西安市食品厂在国家工商局商标局申请注册了“卡通”文字、图案组合商标，申请类别为冰淇淋、冰糕、包子、饺子、春卷、元霄类商品，获得核准注册。此后，三被告仍继续生产、销售“卡通”文字、图案组合为包装标识的冰淇淋产品。西安市红星乳品厂于1993年5月3日印制了文字、图案与原告注册商标完全相同的“卡通”包装袋98000个；该厂1994年6月15日和1995年3月1日印制的冷饮产品价格表中仍列有“卡通”产品的出厂价、批发价、单价及箱价；1995年5月29日，原告在西安市冷饮批发点中购得用西安市红星乳品厂印制的以“卡通”文字、图案组合商标为包装的冰淇淋8个，经开庭时显示质证，西安市红星乳品厂承认该种包装袋为该厂印制。1995年6月26日，原告在西安市制糖厂购买了“卡通”冰淇淋10支，经开庭时出示质证，西安市制糖厂承认是其生产销售的产品。西安市糖果厂印制的“卡通”包装袋的图案虽与原告注册的“卡通”商标图案有所区别，但与原告的注册商标近似，并仍以“卡通”命名；1995年6月19日，原告在西安市糖果厂购买了“卡通”冰淇淋10支，经开庭时出示质证，西安市糖果厂承认是其生产、销售的产品。据此，原告西安市食品厂认为上述三被告假冒其注册的“卡通”商标生产冰淇淋，已构成对其商标权的侵犯，遂起诉至西安市中级人民法院，要求三被告赔偿经济损失60万元。
被告西安市红星乳品厂答辩称：本厂是西安地区生产冰淇淋产品最早的厂家之一。1993年曾生产过“卡通”冰淇淋，注册商标为“星河”，而此时原告生产的“卡通”冰淇淋未标明是注册的商标。同年4月初，莲湖区工商局来我厂责令停止生产“卡通”产品，并没收了卡通包装袋2万个。此后我厂再未以卡通包装生产冰淇淋。现不存在侵犯原告商标权问题。
被告西安市制糖厂答辩称：我厂是生产冷饮产品的老厂。“卡通”冰淇淋是我厂在1991年下半年调查冷饮市场后，自行设计的冷饮包装商标之一，比原告“卡通”注册时间早将近一年。在原告注册后，包装已用完，早已不再生产。我厂不存在侵权问题。
被告西安市糖果厂答辩称：我厂1992年下半年做了少量“卡通”产品，比原告“卡通”的注册早近一年。在原告注册以后已经不再生产这种产品，故不存在侵犯原告商标权问题。
「审判」
西安市中级人民法院认为：“卡通”文字及图案作为冰淇淋产品的标识，已经由原告西安市食品厂申请注册为注册商标，该厂对该商标依法享有专用权。三被告在原告已申请注册了“卡通”商标后，仍然生产、销售以“卡通”文字、图案组合为商品标识的冰淇淋产品，且其商品标识与原告已注册的商标文字、图案完全相同或近似，根据《中华人民共和国商标法实施细则》第四十一条第（二）项关于“在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的文字、图形作为商品名称或者商品装潢使用，并足以造成误认的，系侵犯注册商标专用权的行为”的规定，三被告的行为均已构成对原告注册商标专用权的侵犯，各应依法承担相应的侵权责任。唯被告西安市糖果厂商品包装图案与原告注册商标图案不同，故其侵权情节较轻，可与其他被告承担之责任有所区别。原告要求三被告停止侵权、赔偿损失的请求合理，依法应予支持。鉴于冰淇淋等冷饮产品更新较快，生产、销售受季节、气候等客观因素制约较多及市场竞争等实际情况，原告“卡通”冰淇淋产品产量、销量下降亦不能完全排除上述情况之影响，故对原告所主张之损失，应酌情由三被告予以赔偿。根据《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条，《中华人民共和国商标法》第三十八条、第三十九条之规定，于1995年9月12日判决如下：
一、三被告在本判决生效后立即停止侵权行为，不得再以“卡通”文字及图案作为冰淇淋产品的商品装潢标识进行生产和销售。
二、被告西安市制糖厂在本判决生效后十日内销毁库存的13万个“卡通”标识包装袋。
三、西安市红星乳品厂、西安市制糖厂各赔偿原告经济损失6万元，西安市糖果厂赔偿原告经济损失4万元，于本判决生效后十日内付清，逾期按银行贷款利息加倍支付。
宣判后，西安市红星乳品厂不服，以本厂在西安市食品厂注册“卡通”商标前即生产“卡通”冰淇淋；在接到工商局告知的消息后，已经停止使用“卡通”包装袋；本厂1994年和1995年的冷饮产品价目表上虽列有“卡通”冰淇淋，但实际上未生产，不构成侵权为理由，上诉至陕西省高级人民法院，要求撤销原判。
西安市食品厂答辩同意原判。西安市制糖厂、西安市糖果厂未提出上诉。
陕西省高级人民法院认为：上诉人印制的“卡通”包装袋的文字、图案与西安市食品厂注册的“卡通”商标完全相同。1993年5月，莲湖区工商局通知上诉人不能再使用“卡通”包装袋后，上诉人并未立即销毁已印制的“卡通”包装袋，其上诉已经销毁之说没有相应事实根据。该上诉人1994年、1995年冷饮产品价目表中仍列有“卡通”冰淇淋产品属实。1995年5月29日，西安市食品厂从本市某冷饮批发点购得上诉人的“卡通”冰淇淋，其包装袋与上诉人印制的“卡通”包装袋无异，已为上诉人在一审开庭审理时所认可。据此，原审认定事实清楚，上诉人的行为已构成商标侵权，其上诉理由不能成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项这规定，该院于1995年12月27日判决如下：
驳回上诉，维持原判。
「评析」
本案双方当事人均为生产冷饮系列产品的厂家，在西安市食品厂未申请取得“卡通”文字、图案组合的注册商标以前，四个当事人均以相同的“卡通”文字、图案组合的包装标识包装其各自的冰淇淋产品，其中西安市食品厂使用这种包装标识包装其冰淇淋产品并不一定在最先。但西安市食品厂于1993年3月10日申请注册了该“卡通”文字、图案组合而成的商标，按照我国《商标法》第十八条规定的“申请在先”的商标注册原则，三被告未在此之前申请注册该商标，西安市食品厂即取得了该注册商标的专用权。三被告在未取得西安市食品厂的许可情况下，即不得在同一种商品或者西安市食品厂所申请的商品类别中的商品上再继续使用该商标或者近似的商标，否则，就构成对西安市食品厂注册商标专用权的侵犯。三被告如果认为西安市食品厂的注册不当，应当在法律规定的期限内提出异议或争议，但三被告并未提出这样的异议或争议，只能认为西安市食品厂的注册商标是有效的，其专用权不容否定。因此，三被告以使用在先或同时使用为理由，辩称其使用行为不构成侵权，是没有法律依据的。在事实上，西安市食品厂取得注册商标专用权后，三被告仍在继续使用与该厂注册商标相同或近似的包装标识，这就有违注册商标专用权的要求，构成对注册商标专用权的侵犯。
西安市糖果厂印制的“卡通”包装袋，虽与西安市食品厂的注册商标标识不完全相同，但其仍以“卡通”文字命名，图案基本类似，从整体上足以造成消费者误认，因此，此属在同一种商品上使用与注册商标近似的商标的行为，也构成了对注册商标专用权的侵犯。以此种方式侵犯注册商标专用权，与在同一种商品或者类似商品上使用与注册商标相同的商标的侵权行为性质及其后果，并无不同之处，其所应承担的法律责任形式也无不同之处。所发生的侵权责任大小，并不取决于是使用相同的还是近似的商标，而主要取决于其侵权数量的大小及侵权波及的范围大小等因素。
本案三被告的行为对原告都构成了侵权，依法应承担赔偿责任。我国《商标法》规定，赔偿额应为侵权人在侵权期间因侵权获得的利润，或被侵权人在被侵权期间所受到的损失。本案原告提出了60万元的赔偿额，但法院只判决被告赔偿了共计10万元的损失，也即认定原告的经济损失为10万元。这主要是综合考虑了冰淇淋产品的生产、销售受季节、气候、市场竞争等多方面因素的影响。这种考虑是合情合理，也是符合公平原则的。
责任编辑按：原告将原来四家企业都使用的“卡通”文字、图案的包装标识作为自己的产品商标注册后，三被告继续在原使用范围内使用的行为，是否侵犯原告的注册商标专用权，这主要涉及对我国商标法有关制度应有含义的理解。
根据商标法第十八条前半段的规定，两个或两个以上的申请人以相同或者近似的商标申请注册的，应按“申请在先”的原则，对申请在先的予以注册。本案原、被告四家企业虽然原来都使用“卡通”文字、图案的包装标识，但只有原告一家将这种标识申请注册为其产品的商标，原告当然会获得核准注册，取得注册商标专用权，从而享有了排它权。根据该条后半段的规定，该两个或两个以上的申请人如是在同一天申请的，则按“使用在先”的原则，对在先使用人申请的商标予以注册。后半段规定说明，我国商标法在一定条件下是承认“使用在先”所产生的权利的。但“使用在先”即通过使用获得权利，可有哪些权利，我国商标法未作出进一步的规定。因此，在理解上难以明了在先使用人的权利范围。
按照“使用在先”确定商标专用权的原则，应包含以下几层含义：第一，谁先使用谁便可以获得该商标的专用权，而不考虑申请的先后。第二、先申请的商标注册后，在先使用人有权在法定期限内提出异议，则先申请的商标注册应予撤销。同时，使用在先还可产生在先使用权，即商标注册应予撤销。同时，使用在先还可产生在先使用权，即如果在先使用人在法定期限内没有提出撤销注册商标的异议，已注册商标虽然就取得了不可争议权，但已注册商标专用权人不能排除在先使用人在原使用范围内继续使用与注册商标相同或近似的未注册商标或标识，此即在先使用人的在先使用权的应有内容。在先使用人行使在先使用权，在原使用范围内继续使用，不能视为对注册商标专用权的侵犯。但这种在先使用权不具有排它性，即不产生专用权。
应当说，商标法在适用注册原则确立商标专用权的同时，承认在先使用人的一定权利即在先使用权，应是客观合理的，更符合公平原则。对我国商标法按注册原则确立商标专用权的制度，应当认为包含有对在先使用人在先使用权的认可，商标法及其实施细则对此未作出明文规定，应为立法上的缺陷。该缺陷可通过司法解释的办法在审判实践中先予补救，然后在修改立法时明确规定此层含义。
所以，按上述理解，如果被告在原告申请日前已经使用“卡通”文字及图案，在原告获得商标专用权后，被告就仍享有在原使用范围内继续使用的权利，该使用行为就不应认定为侵犯原告商标专用权的行为。本案一、二审法院未能这样认定，是受立法缺陷所限。
