案情 原告：宋志安。 被告：无锡锅炉一分厂（以下简称无锡锅炉厂）。 第三人：北京通用能源动力公司（以下简称通用公司）。 1993年8月6日，原告宋志安向国家专利局提出一种“分层式锅炉给煤装置”实用新型专利申请。国家专利局经审查，于1994年5月8日授予原告专利权，专
案情
原告：宋志安。
被告：无锡锅炉一分厂（以下简称无锡锅炉厂）。
第三人：北京通用能源动力公司（以下简称通用公司）。
1993年8月6日，原告宋志安向国家专利局提出一种“分层式锅炉给煤装置”实用新型专利申请。国家专利局经审查，于1994年5月8日授予原告专利权，专利号93231575.5，并于同年7月3日公告。该专利的独立权利要求为一种分层式锅炉给煤装置，其技术特征是：它包括带有进口和出口的外壳，外壳内靠近进口处固定有送煤机构，靠近出口处固定有与水平成一夹角的至少一层筛子。原告取得该项专利后，于1995年7月26日与丹阳锅炉辅机厂签订了专利实施许可合同，明确分层式锅炉给煤装置实用新型专利许可给该厂实施，该厂以入门费加提成费的方法向原告支付专利使用费。至今，该厂已给原告支付专利使用费37万元。
1994年6月16日，第三人通用公司向国家专利局提出一种“正转链条给煤装置”的实用新型专利申请。1995年3月3日，国家专利局授予其专利权，专利号ZL94214484.8，并于同月5日公告。通用公司为推广其技术，在申请专利后授予专利权前的1994年10月10日，与被告无锡锅炉厂签订了一份技术转让协议，向该厂转让“正转链条给煤装置”技术，并指定该厂为其在江南的定点生产厂。通用公司依约向无锡锅炉厂提供了全套技术图纸，无锡锅炉厂为此于1995年4月20日付给通用公司技术转让费10万元，于1996年4月2日付给通用公司专利使用费2万元。无锡锅炉厂用此技术先后生产和销售了3台35吨锅炉给煤装置。无锡锅炉厂按通用公司转让的技术生产的锅炉给煤装置，其技术特征包括一个给煤滚筒，在其下方有倾斜放置的双层梳齿式振动筛，在其上方并列有固定梁形闸板和分段摆动箱形闸板，给煤滚筒的主轴的一端有棘轮，另一端与动力源相联接；双层梳齿式振动筛在棘轮、棘爪和振动臂的带动下绕振动筛转轴间歇振动，分段浮动箱形闸板可以绕轴销上下摆动。
原告宋志安认为被告无锡锅炉厂生产的产品与其专利产品一致，即于1995年4月6日向南京市中级人民法院提起诉讼，称：无锡锅炉厂未经其许可，擅自制售其专利产品，严重侵犯其专利权，给其造成巨大损失。请求判令无锡锅炉厂立即停止侵权产品的制售，消除影响，赔礼道歉，并赔偿其经济损失400070元，承担本案诉讼费。
被告无锡锅炉厂答辩称：正转链条锅炉给煤装置是我厂与通用公司签订专利权许可协议而生产的产品，属合法使用，且根据用户要求作了改进，谈不上侵犯原告专利权。
审判
南京市中级人民法院受理案件后，鉴于被告答辩称其使用的专利技术是通用公司转让的，即追加通用公司作为被告参加本案诉讼，后又裁定通用公司作为第三人参加诉讼。
通用公司述称：我公司的正转链条给煤装置专利技术合法有效，与无锡锅炉厂签订的专利技术转让协议合法有效。由于该厂未按期支付专利使用费，我公司对该厂的产品是否按照我公司提供的专利技术和图纸生产，是否侵犯原告的专利技术等情况并不知晓。我公司曾与原告签订过和解协议，互不追究诸如侵权、专利无效等事宜。因此，无锡锅炉厂的行为与我公司无关，我公司对其行为不负责任。
案件受理后，因被告向中国专利局复审委员会提出专利无效的申请，南京市中级人民法院于1995年9月11日裁定中止诉讼。1997年9月5日，中国专利局复审委员会作出审查决定，维持原告的第93231575.5号实用新型专利专用权。该院于同年1月10日裁定恢复本案诉讼。
南京市中级人民法院经审理认定：无锡锅炉厂生产的正转链条锅炉给煤装置中的给煤滚筒，即原告专利中所述的送煤机构；双层梳齿式振动筛是在原告专利中“筛子”特征上进行的改进；原告专利中的外壳、进口、出口等技术特征，在无锡锅炉厂的产品中均存在。与原告专利产品不同的是，无锡锅炉厂的产品增加了棘轮振动、传动装置。
南京市中级人民法院审理认为：实用新型专用权的保护范围应以其权利要求书的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。将被告无锡锅炉厂生产的给煤装置与原告专利的独立权利要求进行对比，在组成部分、结构位置等技术特征均与原告专利相似。虽然无锡锅炉厂的产品在其中添加了棘轮振动、传动装置等，增加了新的技术特征，但该产品的技术特征仍完全覆盖了原告专利的技术特征，已经落入了原告专利的保护范围，构成了对原告专利的侵权。由于无锡锅炉厂的该产品是按通用公司转让的技术生产的，通用公司通过合同已获取无锡锅炉厂12万元技术转让费和专利使用费，因此，通用公司对无锡锅炉厂生产、销售锅炉给煤装置，造成专利侵权依法应承担相应责任。本院依法追加其参加诉讼，查明其与无锡锅炉厂在实施技术转让合同中对造成的专利侵权主观上并无共同故意，不构成共同侵权，故将通用公司改列为本案第三人。通用公司与无锡锅炉厂签订的技术转让协议，因内容违法而无效，双方必须停止该协议的履行。无锡锅炉厂以其生产的产品技术来源合法，不构成对原告专利的侵权的抗辩理由不成立。但其作为受让方按照合同约定实施专利、使用非专利技术并已支付对价，因此所造成的侵权赔偿责任应由通用公司承担，无锡锅炉厂应停止侵权行为。由于通用公司专利的申请日在原告的专利申请日之后，故其以自己拥有合法专利权，不应对无锡锅炉厂侵权行为负责的抗辩理由不能成立。原告与通用公司所签和解协议，经查与本案不是同一事实，不能免除通用公司的赔偿责任。因此，对原告的诉讼请求应予支持。但原告要求赔偿数额过高，且相关证据不足，故应按其合理许可他人实施专利的使用费确定赔偿额。依据《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条，《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款，《中华人民共和国技术合同法》第四十二条之规定，该院于1998年8月12日判决如下：
一、无锡锅炉厂停止对宋志安93231575.5号专利的侵权行为。
二、无锡锅炉厂在判决生效之日起30日内在《江苏经济报》刊登声明向原告赔礼道歉，消除影响（内容须经本院审核），逾期本院将公布主要判决内容，费用由被告负担。
三、第三人通用公司在本判决生效之日起15日内赔偿宋志安经济损失14万元。
判决后第三人北京通用公司不服，向江苏省高级人民法院提起上诉，称：其与宋志安曾签订过和解协议，宋志安放弃了对我公司要求赔偿的实体权利。我公司已向专利复审委员会提出无效宣告请求。请求二审法院中止本案的审理。无锡锅炉厂生产给煤装置的技术，不能认定是我公司提供的。
二审经调解，三方当事人于1998年11月19日自愿达成调解协议：
一、无锡锅炉厂停止对宋志安93231575.5号专利的侵权行为。
二、无锡锅炉厂就其侵权行为书面向宋志安赔礼道歉。
三、无锡锅炉厂赔偿宋志安经济损失11万元，通用公司对上述款项承担连带责任。
四、通用公司与无锡锅炉厂于1994年10月10日所签专利技术转让协议终止履行。
五、通用公司撤回对宋志安专利无效宣告的申请。
六、一审案件受理费8510元，由无锡锅炉厂负担，二审案件受理费8510元，由通用公司负担。
以上执行内容当事人在签收调解书时一并结清。
上述协议，符合法律规定，二审法院予以确认。
评析
本案主要涉及的法律问题有：
一、无锡锅炉厂实施依合同受让的专利是否构成侵权
一种观点认为，该两当事人的专利权都是经国家专利局依法授予的，各自按照其专利技术制造、销售专利产品都是合法的，因此，在双方专利权均有效的情况下，相互之间不构成专利侵权。另一种观点认为，被告实施的合法受让的专利技术也可能侵犯他人专利权，如被告实施的是原告在先专利的从属专利（本案第三人获得的专利即是原告的从属专利，其专利是在原告专利技术特征基础上作了进一步的限定，并增加了新的技术特征），实施从属专利必然落入原告在先专利的保护范围。因此，应当依据我国专利法规定的先申请原则，只要原告先于第三人提出专利申请，则应当依据原告的专利保护范围，审查被告制造、销售的产品主要技术特征是否完全覆盖原告的专利保护范围，不应当仅以被告合法使用专利技术为由，不进行是否构成专利侵权的分析判断，即判决驳回原告的诉讼请求。经技术特征对比，虽然被告的产品在其中添加了棘轮振动、传动装置等，增加了新的技术特征，但其所生产销售的产品技术特征仍完全覆盖了原告专利的技术特征，已经落入了原告专利的保护范围，构成了对原告专利的侵权。
二、通用公司是本案被告还是第三人
1994年10月10日，通用公司转让无锡锅炉厂的“正转链条锅炉给煤装置”技术，此时仅申请了专利，并未获得授权，因其是1994年6月16日申请专利的。尽管协议中的文字表述为“专利技术”不当，但不导致协议无效，转让技术仍是成立的，而且双方已实际履行。转让后于1995年3月3日通用公司获得专利授权。根据《技术合同法实施条例》第七十九条规定，专利申请提出以后、公开以前，当事人之间就申请专利的发明创造所订立的技术转让合同，适用非专利技术转让合同的规定。专利申请被批准以后，原合同即为专利实施许可合同，适用有关专利实施许可合同的规定。那么，通用公司是与无锡锅炉厂构成共同侵权，作为共同被告，还是作为第三人，存在不同意见。一种意见认为，无锡锅炉厂按通用公司转让的技术生产的产品经与原告专利对比，已落入了原告专利的保护范围，因此应认定无锡锅炉厂和通用公司构成共同侵权。因为通用公司专利的申请日1994年6月16日是在原告专利申请日1993年8月6日之后，在后申请的专利权人许可他人实施其专利，并导致直接侵权行为的发生，应同直接侵权人一起共同承担侵权责任。正因为通用公司的转让行为，才导致无锡锅炉厂生产的产品造成对原告专利的侵权，其转让与侵权具有法律上的因果关系，双方具有共同过错，所以应由双方共同承担赔偿责任。根据最高人民法院《关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见（试行）》第148条第一款关于“教唆、帮助他人实施侵权行为的，为共同侵权人，应当承担连带民事责任”的规定，通用公司应当负连带民事责任。另一种意见认为，通用公司不具备被告主体资格，而应作为第三人参加诉讼。理由是：1.原告所诉的是专利侵权，造成侵权是无锡锅炉厂制造、销售落入原告专利保护范围的“锅炉给煤装置”，属侵权之诉。而通用公司与无锡锅炉厂之间系合同关系，与原告起诉是不同的法律关系，但处理结果与其有法律上的利害关系，所以其应依法作为第三人参加诉讼。2.通用公司不构成间接侵权。我国民法通则中没有“间接侵权”的提法，由于间接侵权的成立主要依直接侵权事实的发生为条件，即只有发生直接侵权的事实后，才能确认间接侵权，因此，在专利审判实践中的间接侵权也即共同侵权。间接侵犯专利权行为的构成要件有：（1）有直接侵犯专利权的行为存在；（2）与直接侵权行为有因果关系，即教唆、帮助、诱导直接侵权行为发生；（3）行为人主观上有过错，即行为人明知或应知其行为将导致直接侵权行为发生；（4）行为具有违法性。只有同时具备以上四个构成要件的行为，才能认定构成间接侵权而成立共同侵权。而通用公司与无锡锅炉厂在实施技术转让合同中，对造成专利侵权主观上并无共同故意，因此通用公司不构成共同侵权。通用公司所转让的技术在实施中构成对他人专利的侵权，其转让合同内容违法应属无效，根据《技术合同法》第四十二条规定，其应承担合同无效的赔偿责任。一审法院在审理过程中先依职权追加通用公司作为被告参加诉讼，后变更其作为第三人参加诉讼。二审法院否认了一审法院的这种变更，而认定无锡锅炉厂与北京通用公司构成共同侵权，采纳第一种意见是正确的。
三、赔偿责任如何确定
无锡锅炉厂是按通用公司转让的技术生产、销售侵权产品的，是造成侵权的直接责任者，本应由其承担侵权赔偿责任。但《技术合同法》第四十二条明确规定，受让方按照合同约定实施专利、使用非专利技术引起侵害他人合法权益的，由转让方承担责任。因此侵权责任应由通用公司承担。无锡锅炉厂以合同抗辩理由起到免除侵权赔偿责任的作用，但其仍构成专利侵权，根据《技术合同法实施条例》第二十八条第二款规定，无锡锅炉厂与通用公司订立的技术转让合同应当认定无效，无锡锅炉厂必须停止履行该合同，由此给被告造成的损失，也应由通用公司承担赔偿责任。一审法院以此作出判决。二审法院由于与一审法院对通用公司在诉讼中地位认识不同而导致赔偿责任承担的差异，作为共同侵权应当承担连带责任。二审法院在此基础上依法调解，促使当事人达成调解协议，是符合法律规定的。
